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estrategias de posicionamiento de patentes

1. conceptos básicos sobre protección de las invenciones

Una pregunta que frecuentemente puede plantearse la empresa es cómo conseguir la mejor protección de sus invenciones a través de la Propiedad Industrial.

La respuesta inmediata sería mediante un buen conocimiento de la Propiedad Industrial por parte de la empresa, así como mediante el asesoramiento de un experto externo o agente en Propiedad Industrial.

Lógicamente, la intención de la empresa es que los gastos en Propiedad Industrial, como en el resto de las actividades de la empresa, sean rentables. Para ello es necesario conocer y analizar diferentes factores que intervienen en la protección de las invenciones, como pueden ser conocer qué materias son patentables, bajo qué modalidades debemos protegerlas, qué requisitos deben

cumplir para poder ser protegidas, analizar en qué países nos interesa proteger, seleccionar las vías a través de las cuales debo proteger, etc., y todo ello para lograr la mejor protección con el mínimo gasto.

Existen diferentes formas de protección según la materia a proteger, dependiendo de que se trate de invenciones, topografías de semiconductores, creaciones de forma o variedades vegetales.

3.1 Invenciones

La solución al problema que nos planteemos puede consistir en un procedimiento, sistema, aparato, dispositivo, herramienta o producto nuevo, o bien sólo en la mejora o perfeccionamiento de una parte. El caso más frecuente es este último, ya que la invención corresponde frecuentemente a una mejora o perfeccionamiento de una dificultad técnica sobre algo que ya existe y que se plantea modificar para solucionar un problema detectado. Por ejemplo, se puede desear una mejora de rendimiento, una mejor calidad del producto obtenido, una reducción de costes, una facilidad de montaje, una mejora de funcionamiento, etc.

La solución al problema planteado puede ser muy sencilla, no exigiéndose más que no sea evidente. A veces soluciones sencillas, en cuanto a su desarrollo o constitución, suponen invenciones de gran trascendencia y rentabilidad.

En relación con el concepto de “invención” debe tenerse en cuenta que las ideas no son patentables. Si lo será la materialización o realización de dicha idea, que constituirá la solución al problema.

Debe tenerse en cuenta que un mismo problema puede tener varias soluciones. Se puede proteger individualmente cada una de las diferentes soluciones, pese a cumplir una función igual o similar.

La ley de patentes establece qué desarrollos no son considerados invenciones y cuáles, a pesar de ser invenciones, no pueden protegerse mediante la propiedad Industrial.

Asimismo, tampoco podrán constituir el objeto de una patente las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o las buenas costumbres.

Por su parte, no se consideran como invenciones susceptibles de aplicación en la industria y por tanto no son patentables, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados a ellos.

Por último, no podrán ser objeto de patente, pese a ser invenciones los procedimientos de clonación de seres humanos, la modificación de la identidad genética del ser humano, o del animal cuando le produzca sufrimiento sin utilidad médica sustancial, el uso de embriones humanos, las razas animales o las variedades vegetales.

Sí podrá considerarse como una invención patentable un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

3.2 Protección de las Invenciones

La protección de las invenciones, tanto mediante patente como mediante modelo de utilidad, permite que el titular impida a terceras personas explotar la invención, fabricando, utilizando, importando o comercializando el objeto protegido, salvo cuando se haga con su consentimiento.

Por tanto, la patente ofrece a su titular una protección total, que supone una exclusividad para el objeto de la invención. No obstante, existe una serie de excepciones que no pueden afectar a la comercialización normal de la invención. Así el titular no puede impedir que una vez comercializado

el objeto de forma legal, se siga vendiendo, ni puede impedir el uso privado y no comercial.

Una vez transcurrido el período de protección de 20 ó 10 años, la invención pasa a ser de dominio público, de modo que cualquier persona podrá hacer uso de su objeto.

3.2.1 Patentes

La prestación del Estado consiste en otorgar al inventor un derecho exclusivo a impedir que terceros exploten su invención durante un cierto periodo de tiempo durante el cual puede obtenerse el retorno de la inversión en I+D para producir la invención y obtener beneficios que compensen el riesgo asumido. La duración de esta protección para el caso de las patentes es de 20 años, debiéndose pagar tasas de mantenimiento anuales. La solicitud de patentes de invención se tramita en España ante la OEPM.

A cambio de ese derecho el Estado divulga la invención para enriquecer el patrimonio tecnológico - lo cual no significa la “usurpación” de la patente - y obliga al inventor a explotarla - bajo unas determinadas condiciones - para asegurar que la tecnología patentada realmente se utilice.

Ciertamente, para explotar adecuadamente la invención suele ser preciso un determinado “know-how” que solo conoce el inventor, y por tanto alguien interesado en la tecnología patentada considerará probablemente obtener una licencia del inventor - a cambio de “royalties” - que intentar por si mismo la explotación y, sobre todo, asumir el riesgo de infringir un derecho.

Una vez presentada la solicitud, la OEPM efectúa un examen de los requisitos formales. A continuación, y después de que el solicitante haya pedido la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica[1] (IET), la OEPM efectúa una investigación de antecedentes, con el fin de localizar posibles registros anteriores relacionados con el objeto de la invención solicitada. En base a esta investigación emite un IET, en el que señala los documentos localizados y el grado de anticipación que los mismos pueden suponer para la invención que se trata de proteger.

A continuación, la patente se publica junto a su IET, y se ofrece al solicitante un plazo para escoger el modo de tramitación, con o sin examen previo.

Si se elige la tramitación sin examen previo, se abre un periodo para que terceras personas puedan presentar observaciones en relación a la novedad y/o nivel inventivo de la invención. El solicitante podrá contestar a estas observaciones aportando sus comentarios o modificando la solicitud. Finalmente, la OEPM resolverá, concediendo la solicitud.

En caso de elegir la tramitación con examen previo, se abre un periodo de dos meses para que terceras personas puedan presentar oposición. Seguidamente, y en virtud del IET y las eventuales oposiciones, la OEPM emite una opinión sobre la posible falta de novedad y nivel inventivo y como consecuencia de ello de la posibilidad de concesión de la patente.

El solicitante puede contestar con las alegaciones que estime conveniente, en defensa de la novedad y/o nivel inventivo de su solicitud, y también modificando la solicitud. Todo ello con el fin de salvar las objeciones presentadas contra la invención.

Esta contestación puede dar lugar a una segunda opinión de la OEPM tras cuya contestación, se produce la resolución por parte de la OEPM.

3.2.2 Modelos de Utilidad

La decisión de proteger una invención mediante patente o modelo de utilidad encierra un cálculo de costes y beneficios. Es un procedimiento considerablemente más rápido y barato que el de concesión de patentes. La novedad es únicamente nacional, además de exigirse un grado de actividad inventiva menor. A cambio la duración es de sólo 10 años, y no se pueden proteger ni los procedimientos ni las invenciones químicas.

Se inicia con la presentación de la solicitud ante la OEPM, y el examen de los requisitos formales por parte de ésta. Tras el examen, y generalmente en el plazo de 3 a 5 meses se procede a la publicación de la solicitud.

Todo interesado que lo desee presentará una oposición a la concesión del modelo de utilidad aportando los documentos que demuestren la falta de novedad o actividad inventiva del modelo de utilidad, o el incumplimiento de otros requisitos formales. Estos documentos deberán haber sido divulgados en España en fecha anterior a la de presentación de la solicitud.

Las oposiciones serán transmitidas al solicitante para que realice las alegaciones o modificaciones que considere necesarias antes de que la OEPM tome la decisión de conceder o denegar el modelo de utilidad. En caso de decidir denegar el registro, se da al solicitante una nueva oportunidad de modificar la solicitud.

La protección mediante modelos de utilidad no está disponible en todos los países. Es necesario consultar con un experto antes de buscar esta protección en el extranjero. Además, para solicitar esta protección solo existe la vía nacional, sin existir ningún procedimiento centralizado de concesión que agrupe varios países.

En base a un modelo de utilidad (o patente), y reivindicando la prioridad del mismo, se puede presentar una solicitud PCT, solicitar una patente europea o patentes o modelos de utilidad en el extranjero.

3.2.3 Secreto Industrial[2]

En el caso de invenciones, se pueden utilizar dos mecanismos con objetivos diferentes. El primer caso es el de evitar que terceros conozcan de la invención, para lo que se establecen condiciones rigurosas de secreto industrial. De esta forma se asegura que la empresa es la única que puede utilizar la invención. Este método no se puede aplicar en todos los casos, pues frecuentemente un proceso de ingeniería inversa permite descubrir cómo está hecho el producto.

En el caso de romperse el secreto industrial, la empresa puede actuar contra el infractor por violación de contrato o por competencia desleal.

Si la empresa no se opone a que terceros utilicen su invención, sino que sólo desea evitar que alguien le impida a ella misma usarla, deberá impedir que alguien registre la invención. El método más sencillo es romper la novedad de la invención, para lo que se puede publicar la invención, realizando un depósito legal o semejante que certifique la fecha de publicación. Las solicitudes de patente posteriores a la fecha de esta publicación no serán concedidas o pueden ser anuladas, por carecer de novedad.

3.3 El valor de las invenciones protegidas

La protección de las invenciones hace que los activos intangibles sean algo más tangibles, al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo pueden ser objeto de comercio en el mercado.

Si las ideas innovadoras, no están protegidas con arreglo a la legislación que rige los derechos de la propiedad industrial, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera gratuita, sin ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, cuando están protegidos por los derechos de propiedad industrial, estos activos adquieren un valor concreto para la empresa que los posea, pues se convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados sin su autorización.

Cada vez con más frecuencia, inversores, agentes de bolsa y asesores financieros son conscientes de esta realidad y han comenzado a valorar los activos de propiedad industrial. Empresas de todo el mundo reconocen cada vez más el valor de estos activos y en ocasiones los han incluido en sus balances. Muchas empresas, incluidas las PYMEs, han comenzado a realizar auditorias de tecnología y PII de manera habitual.

Una auditoría de la propiedad industrial e intelectual es una revisión sistemática de dicha propiedad utilizada o adquirida por la empresa. Su objetivo es identificar todas las fuentes de propiedad industrial que una empresa tiene, y determinar el valor que le puede aportar. La auditoría puede determinar si estos derechos están registrados o no, quién posee los derechos y cuáles son las condiciones para su uso si no son de propiedad directa de la empresa. También se puede evaluar si en el proceso de I+D+i se utilizan con eficacia, y si estos derechos están siendo desafiados o amenazados por otros.

Una manera de que las empresas se hallen en disposición de aprovechar satisfactoriamente los posibles beneficios de sus activos de propiedad industrial y extraer su pleno valor consiste en llevar a cabo este examen. Esta labor trae consigo la identificación, supervisión y evaluación de estos activos de la empresa, con el fin de asegurarse de que se les saca el mayor partido posible. De esta manera, la empresa estará en condiciones de tomar decisiones bien fundadas en los siguientes casos:

3.4 Razones para patentar las invenciones - 3.5 ¿Qué sucede si no se protegen las invenciones?

* Alguien más podría patentarlas: en la mayoría de los países (a excepción de USA), la primera persona o empresa que solicita una patente de invención tendrá el derecho sobre la patente. Esto significa de hecho que, si no se protegen nuestras invenciones o las invenciones de los empleados de nuestra empresa, otra persona, que quizás haya desarrollado la misma invención o una invención equivalente, posteriormente podrá patentarla y excluir de manera legítima a nuestra empresa del mercado y limitar sus actividades a la continuación del uso anterior, cuando la legislación sobre patentes prevea dicha excepción, o solicitar a nuestra empresa el pago de una tasa para utilizar la invención bajo licencia.

* Los competidores se aprovecharán de nuestra invención: si un nuevo producto tiene éxito, otras muchas empresas competidoras estarán tentadas de fabricar el mismo producto utilizando nuestra invención, sin tener que pagar por dicho uso. Las grandes empresas pueden aprovechar las economías de escala para fabricar el producto más barato y competir a un precio de mercado más favorable. Esto puede reducir considerablemente la cuota de mercado de nuestra empresa en relación con dicho producto. Incluso otras PYMEs que compiten con nuestra empresa pueden fabricar el mismo producto y a menudo venderlo a un precio más reducido, ya que no tienen que recuperar los costos de I+D+i en los que ha incurrido nuestra PYME.

* Quedarán enormemente obstaculizadas las posibilidades de concesión de licencias, venta o transferencia de tecnología: sin derechos de PII, la transferencia de tecnología resultará difícil, si no imposible. La transferencia de tecnología presupone la titularidad de una tecnología que únicamente puede obtenerse mediante la protección adecuada de la PII. Además, cuando se produzcan negociaciones para la transferencia de un descubrimiento tecnológico dado sin que la tecnología en cuestión esté protegida por medio de la PII, las partes se mostrarán remisas a divulgar sus invenciones, por temor a que la otra parte sustraiga la invención. La protección de la PII, especialmente la protección por medio de patentes, es fundamental para la adquisición de tecnología mediante la concesión de licencias.

2. ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DE PATENTES: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

3.6 Introducción: estrategia de explotación con patentes

En el caso que la compañía sea generadora de tecnología, se deberá determinar la estrategia de generación de resultados innovadores que se va a adoptar

Se pueden adoptar estrategias internas tanto de desarrollo como de explotación, o externas a través de licencias o alianzas estratégicas. La elección de una u otra estrategia conlleva una serie de consecuencias, desde el punto de vista de coste, riesgo y tiempo. En este sentido, es importante tener en cuenta que la explotación de las patentes precisa maximizar las ventas durante el período de monopolio antes de que se convierta en dominio público.

En este sentido, las alianzas estratégicas con terceros son las más utilizadas ya que son las más rápidas y menos costosas. La mayoría de proyectos de innovación se realizan en cooperación, tanto nacionales como internacionales y la evolución en los últimos años ha sido de un crecimiento progresivo del tamaño de los consorcios. Estas alianzas estratégicas contribuyen a aunar esfuerzos con el consiguiente ahorro en costes y optimización de las sinergias entre ellas, reduciendo el riesgo de la inversión y el tiempo.

Hoy en día los productos y tecnologías son muy complejos y están conformados por diversas tecnologías, precisando para su desarrollo capacidades en distintas áreas científicas y distintas capas de desarrollo. Por ello, en muchas ocasiones las compañías no disponen de esa experiencia, y para adquirirlo deben acudir a terceros. Este es el caso de la mayoría de los proyectos de innovación que actualmente se cursan, generados por consorcios de empresas, universidades y centros tecnológicos con el fin de compartir riesgos. Es evidente que en estos casos la gestión de los derechos de explotación de los resultados de las actividades investigadoras es un tema clave, y por eso siempre delicado en los proyectos en consorcio.

Se puede concluir que las estrategias internas suponen una mayor inversión, asunción de riesgo, si bien se dispondría de un control sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual y la titularidad de los mismos. Por el contrario, las estrategias externas minimizan los riesgos y costes de inversión, si bien se compartiría la titularidad y el control sobre los derechos de propiedad industrial.

A la hora de valorar la adopción de una de las estrategias se deberá tener en cuenta la inversión que se precisa para lograr los resultados deseados, así como el tiempo que se ha de invertir y el riesgo que ha de ser asumido, así como los retornos esperados en el tiempo.

Con la finalidad de llevar a cabo la valoración de las diferentes estrategias de explotación, se deben analizar, al menos, los siguientes aspectos:

Técnica: Tecnología

El propietario de la tecnología deberá estudiar, entre otros aspectos, la madurez de la tecnología, así como el grado de innovación, obsolescencia y competitividad de la misma.

Por su parte, un adquirente deberá realizar igualmente un análisis de la tecnología, valorando, entre otros factores, el impacto de la tecnología en la organización, la madurez de la tecnología, la adaptabilidad del los componentes tecnológicos y las tecnologías sustitutivas existentes.

Mercantil: Comercial

El propietario deberá conocer si existen clientes interesados en su tecnología, y si están dispuestos a asimilar el precio de la misma. Asimismo, resulta conveniente analizar las tecnologías sustitutivas y las características de las empresas titulares de las mismas. De lo que se trata es de lograr encontrar la ventaja competitiva de la tecnología, transmitiendo al mercado que nuestra tecnología satisface las necesidades de los usuarios mejor que las de los otros.

El adquirente, por su lado, debería analizar los factores mencionados anteriormente a fin de determinar si la alternativa propuesta por el titular se adecuada a sus necesidades y satisface positivamente sus expectativas de negocio.

Legal: defensa de la Propiedad industrial e Intelectual

El titular de la tecnología deberá determinar si ésta puede ser protegida a través de una modalidad de propiedad industrial e intelectual, y si su protección aporta valor al receptor de la misma. Igualmente, deberá valorar los países en los que la protección reportará beneficios para su comercialización.

Desde el punto de vista de la receptora de la tecnología, será conveniente que se estudie el grado y cobertura de protección (modalidad, países, aplicaciones y extensión en el tiempo).

El propietario de la tecnología o innovación, debe definir el mercado potencial de la tecnología y, en función de la estrategia del negocio, debe proceder a la protección de la tecnología a través de los derechos de propiedad industrial e intelectual más adecuados. Una vez protegida, se determinará el vehículo a través del cual se va a explotar. Existen diferentes instrumentos para la explotación externa de la tecnología (licencias, joint ventures, acuerdos de colaboración…) y cada uno de ellos tiene implicaciones de control. Así se dispone de un mayor control si se suscriben licencias en exclusivas que en régimen de no exclusividad.

El desarrollo de nuevas tecnologías o soluciones técnicas plantea realizar la explotación de las patentes de varias formas posibles, de hecho, el modo de explotación puede condicionar el tipo de protección. En este sentido, tenemos los siguientes modos de explotación del resultado de la actividad innovadora:

La propia empresa realiza la explotación y comercialización de los productos protegidos por los derechos de Propiedad Industrial e intelectual con medios propios. Este mecanismo tiene la ventaja de que la empresa gana exclusividad en el mercado. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el riesgo asociado es alto, dado que los recursos necesarios suelen ser elevados.

La explotación se realiza alquilando, o vendiendo, los derechos de Propiedad Industrial e intelectual a un tercero, o bien, trabajando conjuntamente y disponiendo de la titularidad compartida. Tiene la principal ventaja de que el riesgo es compartido por varias compañías.

Con la finalidad de realizar una explotación adecuada de la tecnología y los derechos de propiedad industrial se deberá comprobar que se:

1. Disponen de unos criterios de explotación uniformes y de calidad

2. Han obtenido los resultados deseados a través de la explotación.

3. Adoptan las medidas para una adecuada defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la tecnología.

3.7 Definición de Transferencia de Tecnología

La adopción de cualquiera de las estrategias mencionadas anteriormente puede conllevar una transferencia de tecnología (cesión de uso o transmisión de la propiedad), entendida como la transmisión de conocimientos y una experiencia determinada que lleva implícita una relación de cooperación, en donde las partes que participen en la operación deberán colaborar para lograr un efectivo traslado de los conocimientos del transmitente u oferente, que desarrolla y posee la tecnología, al receptor que tiene la capacidad de convertir la tecnología en un producto o servicio exitoso.

Desde el punto de vista de los procesos de innovación, la transferencia de tecnología se define como “transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio”. Mas concretamente, la transferencia de tecnología es un proceso por medio del cual, determinados bienes o derechos derivados del desarrollo de la tecnología cambian de titularidad por medio de una negociación entre el titular de los derechos y un tercero.

Aunque la transferencia de tecnología es tan antigua como la comunicación humana, solamente en los tiempos actuales se ha considerado una actividad comercial. No es un simple traspaso de maquinaria mas o menos compleja, sino que actualmente es una de las herramientas innovación clave para la competitividad empresarial.

3.8 Clasificación de la Transferencia de Tecnología

Desde el punto de vista del origen y el destinatario de la tecnología, la transferencia puede ser:

a. Transferencia de tecnología horizontal: aquella que se produce entre entidades del mismo sector empresarial. Generalmente se persigue la utilización de tecnologías funcionales en nuevos productos y servicios. Ejemplo: reproductores MP3

b. Transferencia de tecnología vertical: aquella en que las universidades, los centros de públicos y privados de I+D, y los centros tecnológicos son los oferentes mas comunes de tecnología y el sector empresarial, tanto las PYMEs como las grandes empresas, son los receptores tradicionales.

Finalmente las diversas Administraciones con sus políticas y legislaciones pueden ser actores que faciliten la transferencia de tecnología.

3.9 Principales fases del proceso de Transferencia de Tecnología

Análisis y valoraciones previas

En la mayoría de los procesos de transferencia de tecnología el éxito se centra en las valoraciones y análisis iniciales, de ahí que esta fase sea esencial en el proceso. Entre otros aspectos, se deberá valorar la tecnología o innovación desde un punto de vista técnico, comercial y regulatorio. Entender el estado del arte es un aspecto clave.

Búsqueda de colaboradores

El éxito de una operación de transferencia de tecnología es conseguir la mayor y más fuerte unión entre los objetivos del negocio y capacidades del transmitente y adquirente de la tecnología. Por ello resulta muy importante seleccionar debidamente a los colaboradores.

Protección de la información que se intercambie

Con la finalidad de proteger la información confidencialidad que se intercambie en el proceso de búsqueda de socios o colaboradores, así como en la fase de negociación, resulta conveniente que se suscriban acuerdos de confidencialidad y se adopten las medidas técnicas necesarias para controlar la transmisión de este tipo de información.

Elegir la estructura básica del contrato de tecnología

Teniendo en cuenta la modalidad de la operación que se va a llevar a cabo (licencia, acuerdo de colaboración, joint-venture, contratos de I+D….) se deberá determinar la estructura básica del contrato, estableciendo los aspectos claves del mismo (ejemplo: derechos que se licencian, exclusividad o no de la licencia, territorio, contraprestación, régimen de mejoras de la tecnología licenciada, legislación...).

Seguimiento y control

La parte que transmita la tecnología deberá controlar el uso de la tecnología, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el acuerdo suscrito. Como recomendación final, destacar la necesidad de que el proceso de transferencia de tecnología sea abordado como un proyecto más, designando un jefe de proyecto, el equipo multidisciplinar que va a llevar a cabo unas de las fases, así como el apoyo técnico jurídico.

3.10 Aspectos Críticos de la Transferencia de Tecnología

A la hora de formalizar un acuerdo de transferencia de la tecnología, hay una serie de factores críticos que siempre hay que tener en cuenta:

  • Verificación de la titularidad de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y su vigencia
  • Establecimiento de acuerdos de confidencialidad
  • Determinación de forma clara y unívoca del objeto de transferencia
  • Determinación del ámbito territorial y duración de los acuerdos
  • Definición del régimen de titularidad de las mejoras o evoluciones de la tecnología
  • Criterios de exclusividad
  • Actuaciones en caso de infracción
  • Entidades u organismos competentes en caso de infracción o desacuerdo
  • Definición de la cuantía, modo de cálculo y pago de los royalties.

3.11 Acuerdos de Transferencia de Tecnología

El proceso de transferencia de tecnología se materializa en los Acuerdos de Transferencia de Tecnología, que son documentos que especifican las condiciones y contrapartidas en las que se produce la transferencia. Los mas comunes son:

a. Acuerdos de cesión y licencias, normalmente entre empresas, y es donde el licenciador otorga al licenciatario los derechos de explotación de una tecnología, producto, servicio o proceso obteniendo a cambio un canon o royalty. ([3])

b. Contratos de I+D, donde las universidades y centros de I+D acceden a financiación externa de las empresas para sus investigaciones, y estas por su parte, obtienen conocimiento y recursos científicos para mejorar su posición competitiva

c. Contratos de asistencia técnica, para adquirir el conocimiento tecnológico necesario para completar el proceso de asimilación de una tecnología. Normalmente el receptor es una empresa.

d. Spin-off, creando nuevas empresas de una organización existente para introducir en el mercado nuevos procesos y servicios.

e. Transferencia informal de tecnología: ingeniería inversa y reclutamiento de recursos humanos con acceso a fuentes de conocimiento

En términos generales, se habla de transferencia de tecnología, tanto para la adquisición, como la venta de tecnología. En ambos casos, los modos de transferencia y el tratamiento son los mismos. Veamos los casos mas relevantes dentro del marco de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

3.11.1 Acuerdos de Licencia

Existen tres tipos de licencia reguladas por la Ley de Patentes:

1.- Licencias contractuales o Acuerdos de Licencia: son las que veremos en este apartado

2.- Licencias de Pleno Derecho: reguladas en los artículos 81 y 82 de la LP, son de carácter contractual y se caracterizan porque el titular de la patente declara ante la OEPM que está dispuesto a conceder una licencia a cualquier interesado en explotar su invención.

Corresponde entonces a la OEPM dar la debida publicidad al ofrecimiento recibido. Este ofrecimiento sólo podrá ser retirado por escrito y siempre que no haya habido ninguna persona que haya comunicado su intención de obtener la licencia.

En este tipo de licencia, el titular está obligado a formalizar el contrato con quien le responda favorablemente. En caso de que no se llegara a acuerdo entre el licenciante y el licenciatario acerca del precio a pagar por éste último por la explotación de la licencia, será la OEPM la encargada de fijarlo o, en su caso, modificarlo a fin de que resulte justo y adecuado.

3.- Licencias Obligatorias: aquellas que otorga la OEPM cuando se producen algunas de las siguientes causas:

  • Falta de explotación de la invención ( es la causa más frecuente)
  • Necesidad de exportación de los productos obtenidos mediante la explotación de la patente.
  • Interés público.
  • Dependencia de patentes (no puede ser explotada una patente sin la explotación de otra).

Estas licencias no son de origen contractual, es decir, no están basadas en la voluntad de las partes, sino que su otorgamiento tiene carácter obligatorio toda vez que resultan de decisiones administrativas o gubernamentales.

El fundamento principal para la existencia de este tipo de licencia lo constituye la obligación que tiene el titular de una patente de explotarla, bien por sí o por medio de una persona autorizada por él y también de comercializarla en el territorio nacional de forma suficiente para satisfacer la demanda nacional.

Pero el mayor énfasis se pondrá en las licencias contractuales o Acuerdos de Licencia que son las que con más frecuencia se utilizan en el mundo del comercio como instrumento fundamental para llevar a cabo la transferencia de tecnología.

Un Acuerdo de Licencia es una asociación entre un titular de derechos de propiedad industrial (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos (licenciatario) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o royalties).

En el caso concreto de las invenciones (Patentes y Modelos de Utilidad) la Ley de Patentes española dispone, en su art 10.1 “el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce”. Y en su art. 15.1 establece que una invención laboral pertenece al empresario como fruto de una investigación en el marco y vigencia de un contrato de trabajo trabajador-empresa.

Además de la licencia contractual de patentes o acuerdo de licencias existen dos tipos mas de licencias de patentes

Este tipo de acuerdos, ya sean por separado o conjuntamente, proporcionarán a la PYME, ya sea licenciante o licenciatario, una amplia gama de posibilidades para hacer negocios en su propio país o en el extranjero: como licenciante podrá ampliar su negocio hasta las fronteras del negocio de sus asociados y obtener así un caudal constante de ingresos adicionales y como licenciatario, su PYME puede fabricar, vender, importar, exportar, distribuir y comercializar distintos productos y servicios; operaciones que no le estarían permitidas en otras circunstancias.

En el contexto internacional, sólo se puede concluir un acuerdo oficial de licencia si el derecho de propiedad industrial sobre el que desea conceder una licencia está protegido asimismo en el otro país o países que le interesan. Si su desarrollo no está protegido en dicho país o países, no sólo no podrá conceder una licencia sobre el mismo, sino que no tendrá ningún derecho de restringir su utilización por parte de terceros.

Ejemplos

Por medio de un Acuerdo de Licencia Tecnológica, el licenciante autoriza al licenciatario a utilizar su tecnología de conformidad con ciertos términos y condiciones previamente convenidos. Se trata, por consiguiente, de un contrato contraído de manera voluntaria entre dos partes que contiene términos y condiciones previamente convenidos.

Una Join Venture puede consistir en toda una variedad de relaciones comerciales que conciernen a dos o más empresas que ponen sus recursos en común con objeto de establecer una empresa comercial común. Con frecuencia, en dichos acuerdos una parte aporta la tecnología o los conocimientos especializados que posee y la otra parte aporta capacidades financieras y de gestión al proyecto. Por consiguiente, la empresa conjunta suele incluir un acuerdo de licencia concluido por las partes a fin de reglamentar la utilización de la información protegida y las compensaciones derivadas de su uso.

Pueden encontrarse asimismo acuerdos de licencia en otras circunstancias, como durante una fusión o adquisición Obstáculos a la concesión de licencias

Desafortunadamente, las PYMEs infrautilizan el instrumento de la concesión de licencias. Esto se debe en gran parte a que los titulares de las licencias sienten temor por la incertidumbre con relación a la protección de su propiedad industrial, especialmente de sus secretos industriales.

Por otro lado, los licenciantes se resisten a aceptar las a menudo severas restricciones que conllevan los contratos de licencias. Estas restricciones son a su vez resultado del exceso de celo por parte de los titulares de las licencias con el fin de proteger sus intereses. El círculo vicioso se cierra.

La transferencia de tecnología puede ser un remedio contra los problemas que ha traído la proliferación de la producción y el comercio. Pero, de nuevo, todavía es mucho lo que queda por hacer para que la concesión de licencias de conocimientos prácticos y secretos comerciales sean más accesibles para aquellos quienes más los necesitan.

En resumen si su PYME está interesada en:

* mejorar la calidad de sus productos o fabricar un nuevo producto utilizando derechos que pertenecen a terceros y se encarnan en una patente, un modelo de utilidad, o conocimientos especializados protegidos mediante un secreto industrial, la solución podría consistir en adquirir dichos derechos por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, o

* introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado existente para un producto de cuyos derechos es titular su PYME por medio de una patente, modelo de utilidad o conocimientos especializados protegidos por un secreto industrial entonces podría autorizar a terceros la utilización de su proceso o producto por medio de un acuerdo de licencia tecnológica.

3.11.2 Acuerdos de Colaboración

En el caso de las PYMEs, los acuerdos de colaboración son una potente herramienta para el posicionamiento de su tecnología en grandes mercados. No obstante, los acuerdos de colaboración presentan la dificultad de su establecimiento y seguimiento, así como originan una dependencia de terceros para futuros desarrollos. (Ver tema 4).

3.11.3 Acuerdos de Cesión

Cuando se lleva a cabo una cesión, en el caso de derechos de Propiedad Industrial es necesario comunicar la transferencia de la titularidad de los derechos al organismo competente. Por ejemplo, cuando se realiza una cesión de una patente, es necesario comunicarlo a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Las Cesiones son muy frecuentes en el mundo de las telecomunicaciones y sistemas de información, dado que determinadas tecnologías pueden tener desarrollos muy amplios, siendo frecuente que grandes corporaciones “adquieran” patentes técnicas a empresas pequeñas.

La venta de una patente a cambio del pago de una suma a tanto alzado puede ser a muy interesante, por ejemplo, una nueva empresa de base tecnológica como una empresa biotecnológica que trabaja en I+D, con objeto de acceder a un nivel de desarrollo que le permita hacer una oferta comercial, puede decidir ceder esa patente, en lugar de concederla en licencia con objeto de movilizar suficiente capital para financiar otros proyectos de investigación y desarrollo en relación con otras patentes de su cartera.

3.11.4 Elementos básicos de un Acuerdo de Transferencia de Tecnología

La negociación de un acuerdo de transferencia de tecnología es una actividad normalmente compleja y que requiere tener en cuenta numerosos factores y aspectos legales. En este apartado vamos a presentar los aspectos básicos de un acuerdo, aunque siempre es recomendable acudir a un equipo de expertos para su negociación y/o elaboración

Definición de las partes y el objeto

En cualquier acuerdo de transferencia de tecnología, se deben establecer:

  • Identificación de las partes del acuerdo.
  • Definición del Objeto y propósito del acuerdo, así como su naturaleza, es decir, licencia, cesión, colaboración, etc.….
  • Background, es decir, la propiedad industrial y/o intelectual aportada para el acuerdo. Este aspecto es fundamental en los acuerdos de colaboración, dado que especifica qué aporta cada parte al inicio de la colaboración. Se suele incluir:
  • Definición de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo
  • Declaración de la titularidad de los derechos
  • Uso al que se destinan los derechos objeto del acuerdo y limitaciones de uso.
  • Contraprestación, es decir, cantidades económicas y/o ventajas que el acuerdo aporta a las partes por derechos de uso, cesión o colaboración.

Foreground

Un elemento muy frecuente en los acuerdos de transferencia de tecnología, de licencia o colaboración, es el Foreground. Este término indica los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de la modificación, evolución o mejora de la tecnología objeto del acuerdo e incluye, normalmente:

  • Definición de la titularidad de los derechos derivados de la evolución del objeto del acuerdo.
  • Obligación de informar al titular de los derechos originales.

Es decir, son los derechos sobre los conocimientos o desarrollos NUEVOS derivados del acuerdo.

Vigencia y legislación aplicable

Dado que los Acuerdos de Transferencia de Tecnología son contratos comerciales/mercantiles, hay que considerar en su negociación y desarrollo la inclusión de las cláusulas correspondientes, como son:

  • Garantías y responsabilidades
  • Vigencia del acuerdo
  • Resolución y devolución de información técnica, si procede
  • Legislación y tribunales competentes en caso de conflicto (esto último es muy importante en el caso de acuerdos de transferencia de tecnología de ámbito internacional)

3. PROYECTOS EN CONSORCIO

Este tipo de proyectos agrupan a personas jurídicas, públicas o privadas, en consorcio y con carácter temporal, que se rigen por un documento contractual que las regulan, y en el que se establece el funcionamiento interno y se definen los elementos fundamentales de gestión.

3.12 Programas que financian los Proyectos en Consorcio

La gestión de los derechos de propiedad industrial se rige y gestiona teniendo en cuenta los requisitos que proporcionen los programas que financian proyectos en consorcio

Programa CENIT

El programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) financia grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-técnico, orientados a una investigación planificada en áreas tecnológicas de futuro y con potencial proyección internacional.

Este programa exige que los beneficiarios - constituidos por al menos dos empresas grandes o medianas, dos PYMEs y dos organismos de investigación que representen al menos el 20% del presupuesto - se formalicen como consorcio a través de un documento contractual que incluya: la distribución de actividades, acuerdos de confidencialidad, propiedad de los resultados, protección legal de los resultados (patentes), explotación comercial futura de los resultados y divulgación pública de los resultados.

Fondo Tecnológico FEDER

El Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las empresas - Fondo Tecnológico 2007-2013 es una partida especial de los fondos FEDER de la Unión Europea dedicada a la promoción de la I+D+i en España.

En la parte gestionada por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia e Innovación), el Fondo Tecnológico está orientado al apoyo de proyectos de I+D tanto individuales, como en agrupaciones empresariales o en consorcios. Existen dos formatos:

Proyectos integrados: grandes proyectos de I+D que desarrollen tecnologías novedosas y como resultado una planta piloto, prototipo o demostrados de impacto tecnológico-industrial. El consorcio de mínimo tres empresas, deberá estar formado por al menos una empresa grande (o dos medianas) y una PYME, además deberá estar subcontratado un organismo de investigación con un mínimo del 10% del presupuesto.

Proyectos de Cooperación Tecnológica entre PYMEs: proyectos de I+D de carácter experimental, dirigidos, a resolver, mediante el uso de tecnologías novedosas, problemáticas comunes de un determinado sector o área de actividad económica, llegando a implantaciones tecnológicas de demostración que representen un avance relevante en las regiones en que se lleve a cabo. El consorcio deberás estar formado por al menos cuatro PYMEs junto con la subcontratación de organismos de investigación con una representatividad de al menos el 15% del presupuesto.

VII Programa Marco

El Programa Marco es una iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la Unión Europea con objeto de mejorar la competitividad mediante la financiación de la I+D+i en régimen de colaboración transnacional entre empresas e instituciones de la Unión Europea, Estados asociados y terceros países.

3.13 Aspectos relevantes de los Proyectos en Consorcio

En la fase inicial, para evaluar la conveniencia o no de tomar parte en un proyecto de colaboración, las PYMEs han de responder a las siguientes cuestiones básicas: ¿Qué motiva mi participación en el proyecto?, ¿Qué aporto: tecnología, experiencia, Know How, asistencia técnica, medios económicos, instalaciones y medios de investigación?, ¿Qué espero obtener de mi participación: posicionamiento en área tecnológica, apertura a nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, alianzas estratégicas? ¿Qué derechos de acceso voy a conceder sobre lo que aporto?

La respuesta a estos interrogantes, determinará la estrategia de negociación y los términos y condiciones de la formalización del acuerdo, al mismo tiempo que ayudará a tener una percepción previa del nivel de conveniencia y de los riesgos que la operación de cooperación en concreto, conlleva.

Para la resolución de las cuestiones previas planteadas, la PYME habrá de haber llevado a cabo un análisis de su conocimiento técnico, tanto desde el punto de vista tecnológico, como el económico y comercial, para determinar en función. Este análisis además del mercado y tecnología, incluye al potencial socio-colaborador, pues no es lo mismo consorciarse con un centro de investigación o una universidad, que hacerlo con una empresa que podría ser de tu competencia, como una complementaria.

Por ejemplo, la universidad posee un fuerte componente de investigación y conocimiento pero tiene menos experiencia en el mercado y unos objetivos más de largo plazo; no le es fácil tener un feedback de los condicionantes de la industria a la hora de aplicar los resultados, no accede de forma directa a las actividades de mantenimiento y mejora de los productos y presenta dificultades en las labores de comercialización, marketing y posicionamiento de los productos en el mercado.

Las PYMEs ofrecen la ventaja de su especialización y flexibilidad en la operativa interna, frente al riesgo que afrontan ante eventuales desvíos o abandono de líneas de investigación, cuyo coste les puede resultar complicado de afrontar. Generalmente tienen una visión a corto plazo.

La gran empresa comporta la ventaja de poder disponer en muchas ocasiones de varias líneas de negocio, con capacidad para afrontar desviaciones o abandonos, aunque por el contrario presentan un grado mayor rigidez y burocracia en la toma de decisiones y operativa interna. Pueden tener visiones

través de un consorcio, una joint venture, una UTE (Unión Temporal de Empresas), una empresa filial o se llega a un acuerdo de investigación conjunta o de licencia de uso (fabricación, distribución, etc.).

3.14 Aspectos a tener en cuenta en los Acuerdos de Colaboración

Los derechos de propiedad industrial generados en los proyectos en consorcio tienen su base en los resultados que se vayan obteniendo, sean susceptibles o no de ser protegidos. La propiedad de estos resultados debe quedar bien definida en los Acuerdos de Colaboración partiendo del principio de copropiedad. Por tanto deben tenerse en cuenta para este tipo de acuerdos:

Entre los conceptos que se han de definir, son el Proyecto, los conocimientos preexistentes, los derechos de acceso, las partes, socios y subcontratistas, la difusión, los derechos de propiedad industrial e intelectual y la explotación o uso de los resultados.

Identificación de las partes contratantes

Se ha de identificar cada parte firmante e interviniente (por ejemplo: subcontratación centros de investigación, universidades, otras empresas….), su capacidad para contratar y su capacidad de disposición sobre la aportación que realiza al convenio (tecnológica y/o Know How, capital o mano de obra).Objeto del acuerdo

Definir con claridad y precisión, en el propio acuerdo, en qué consiste exactamente el objeto del convenio resulta esencial, sobre todo para la

resolución de los conflictos que puedan plantearse en un futuro. De ahí que sea recomendable que se anexe al contrato la descripción o Memoria técnica del proyecto, en el que se detallen los objetivos a cubrir, el trabajo a realizar por cada uno de los intervinientes, reflejando hitos que han de alcanzarse durante su ejecución y los presupuestos.

Organización y Gestión de la Colaboración

Determinar los órganos que gestionarán el desarrollo del proyecto encolaboración y establecer el régimen de actuación interna y externa: líder del proyecto, dirección del proyecto, comités, responsables, etc..

Background o conocimiento preexistente

Con respecto a la aportación que cada uno de los intervinientes realice y en especial, cuando se trate de información técnica (patentes, modelos de utilidad,diseños, software, know how,…) las partes habrán de identificarla y/o referenciarla, ya sea en el cuerpo del acuerdo o en un anexo al mismo.

Además habrán de garantizar que poseen la plena disposición sobre la tecnología que aportan y que la misma se encuentra libre de cargas, no teniendo conocimiento de que vulneren derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros.

Estas medidas de identificación y garantía, regirán también respecto a aquel conocimiento tecnológico, que sea llevado a cabo por las partes de forma coetánea a la ejecución del acuerdo, pero que se generan fuera del contexto del proyecto, aunque se aporte al mismo. Las partes mantendrán la titularidad sobre el conocimiento técnico, previo o coetáneo, que aporten y que sólo podrá ser utilizado por las otras partes en el ámbito del proyecto.

Con carácter previo a la aportación de los conocimientos técnicos, es conveniente que internamente se haya efectuado una evaluación de los mismos, para determinar el alcance de la aportación (por ejemplo: si son patentes, se evaluará la tecnología reivindicada y se comprobarán las distintas

aplicaciones que la misma pueda tener para determinar cuál va a ser la autorizada; Si se aporta tecnología licenciada de terceros, habrá que comprobar si existe algún tipo de restricción en el uso de los derechos licenciados).

3.15 Estrategia de exportación con los derechos de propiedad industrial

Efectivamente los derechos de propiedad industrial podrían incrementar la competitividad de una empresa en los mercados de exportación.

Antes de iniciar actividades de exportación, las empresas pasan por una serie de etapas cruciales que van desde determinar cuál es el mercado de exportación adecuado y prever la demanda, hasta encontrar los canales de distribución, calcular los costos y obtener financiación.

Como los derechos de propiedad industrial son territoriales, es decir, únicamente están disponibles en el país o región en el que han sido solicitados y se han concedido, a fin de gozar de los derechos exclusivos de propiedad en mercados exteriores, se tendrá que solicitar y obtener la protección en el extranjero.

A continuación figuran las principales razones para la protección de la propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad) en los mercados de exportación:

* Pueden dar lugar a nuevas oportunidades de exportación.

* Pueden contribuir a que una empresa adquiera una posición de mercado ventajosa en los mercados de exportación.

* Incrementan las oportunidades de lograr una clientela fidelizada para productos y servicios en los mercados de exportación.

3.16 La exportación de productos patentados

La protección de patentes (o modelos de utilidad) en el extranjero permite gozar de una ventaja competitiva importante en los mercados de exportación. Las empresas que han protegido adecuadamente sus invenciones en el extranjero cuentan con una gama de opciones de exportación de productos innovadores que quizás no estuvieran disponibles en caso contrario. Entre estas opciones figuran las siguientes:

* Producir el producto a escala nacional y exportar el producto protegido directamente o por medio de intermediarios, sabiendo que ninguna otra empresa podrá fabricar, vender o explotar de manera legal el mismo producto en el mercado seleccionado sin su autorización (y que la mayoría de las legislaciones sobre patentes ya no permiten, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el país en cuestión, la expedición de licencias no voluntarias con motivo de que los productos protegidos no se producen localmente en el país de destino de la exportación).

* Conceder una licencia sobre la invención a una empresa extranjera que fabrique el producto a escala local, a cambio del pago de una suma fija o de un canon.

* Establecer empresas conjuntas para la fabricación y comercialización del producto en los mercados de exportación seleccionados.

En función de su estrategia, la empresa obtendrá ingresos adicionales mediante la venta directa del producto o gracias a las tasas y royalties procedentes de la licencia.

La ausencia de sinergias con el socio o licenciatario puede dar lugar al incumplimiento de objetivos. De ahí que el potencial licenciatario debe de tener capacidad de fabricación, packaging, canales de distribución, reputación en el mercado y/o amplio en el alcance en el mercado. El éxito de la licencia es conseguir la mayor y más fuerte unión entre los objetivos del negocio y capacidades del licenciatario y licenciante. Por ello, los licenciatarios idóneos necesitan ser capaces de integrar su plan de negocio con el licenciante, y el licenciatario debe complementar las capacidades del licenciante.

A continuación se relacionan algunas de las razones por las cuales las empresas utilizan la licencia de la tecnología para conseguir los objetivos de sus negocios:

1. Fuente de ingresos de mercados que de otro modo no podrían ser abarcados.

2. Eliminar un riesgo de inversión de capital.

3. Generar una fuente nueva de ingresos por la explotación de una nueva aplicación o usos de la tecnología.

4. Oportunidad de crecimiento y desarrollo del margen del negocio cuando la demanda supera la oferta.

5. Dar uso a la tecnología que no encaja en el plan actual de la compañía.

6. Obtener beneficios de las mejoras que se produzcan en la tecnología por parte de los licenciatarios y las licencias cruzadas.

7. Mejorar la competitividad e innovación

8. Capitalizar la inversión realizada en la tecnología antes de que se convierta en dominio público.

No hay que decir que seguramente este sea el paso más importante, el cual marcará el futuro de nuestro producto o servicio. En este sentido hay que tener mucho sentido común y criterio para alinear nuestro producto o servicio con nuestra estrategia de explotación del mismo, y por lo tanto ello nos llevará a una forma de protección industrial o intelectual determinada.

3.17 El agotamiento de los derechos a escala internacional y las importaciones paralelas

Al elaborar la estrategia de exportación, se deberá comprobar - preferiblemente consultando a un profesional competente - si un comprador puede revender en otro mercado productos protegidos por propiedad industrial y comprados a una empresa, sin tener que solicitar su consentimiento. Esta cuestión surgirá únicamente en caso de que se haya protegido o vaya a proteger los derechos de propiedad industrial en el mercado nacional y en el de exportación.

Igualmente, si una empresa ha comprado productos protegidos por patentes, se deberá averiguar si necesita el acuerdo formal del titular de los derechos de propiedad industrial para vender esos productos en el extranjero, es decir, en otros mercados (con el fin de determinar si se considera que los derechos de propiedad industrial están "agotados"). Es posible que se sorprenda de lo complejas que son las respuestas a estas cuestiones, que no solamente pueden resultar distintas de un país a otro, sino que también dependen de la clase de derechos de propiedad industrial de que se trate.

Antes de examinar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el "agotamiento" de los derechos de propiedad industrial. El "agotamiento" se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad industrial. Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad industrial ha sido comercializado por una empresa o por otros con su consentimiento, esa empresa ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad industrial de la explotación comercial sobre este producto dado, puesto que se han "agotado".

A veces esta limitación se denomina igualmente la "doctrina de la primera venta", puesto que los derechos de explotación comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto. Salvo que la legislación disponga específicamente lo contrario, una empresa no podrá controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por terceros.

Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos dentro del marco del mercado nacional. El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto protegido por la propiedad industrial en el extranjero agota los derechos de propiedad sobre ese producto en el marco de la legislación nacional. La cuestión pasa a ser pertinente en los casos de la denominada "importación paralela".

Por importación paralela se hace referencia a la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Como el fabricante/titular de derechos de propiedad industrial no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describe a los productos importados como "productos del mercado gris", lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales, mientras que los canales de distribución no están controlados por el fabricante/titular de los derechos.

Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad industrial confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación con el fin de mantener mercados independientes. No obstante, si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad industrial, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento del derecho de propiedad industrial en el ámbito nacional, también se produce el agotamiento del derecho de importación y, por consiguiente, no puede recurrirse a dicho derecho para impedir la importación paralela.

Las oficinas nacionales de propiedad industrial e intelectual o los agentes/abogados especializados que se ocupan de dicho ámbito estarán en condiciones de informarle sobre las disposiciones o la jurisprudencia que se aplican en el país correspondiente para cada tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual.

5. Otras técnicas de explotación de las invenciones: el secreto industrial

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación y los secretos propiamente comerciales. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. Dependiendo del sistema jurídico, la protección de los secretos comerciales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas o jurisprudenciales sobre la protección de la información confidencial.

La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación. Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza.

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es decir, que se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial puede protegerse durante un período ilimitado de tiempo. Por todo ello, la protección de los secretos comerciales puede resultar especialmente sugestiva para las PYME. No obstante, existen ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial y satisfacerlas puede resultar más difícil de lo que parece a primera vista.

* La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).

* Debe tener un valor comercial por ser secreta.

* Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta tomadas por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

Ejemplo

Una PYME elabora un proceso de fabricación que le permiten producir sus productos de manera más rentable. Dicho proceso confiere a la empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores. Por consiguiente, la empresa en cuestión considera estos conocimientos especializados como secreto comercial y no desea que sus competidores tengan conocimiento de los mismos. Se asegura de que únicamente un número limitado de personas conozca el secreto y de que aquellos que lo conocen sean conscientes de que se trata de una información confidencial. Al tratar con terceros o conceder licencias relativas a sus conocimientos especializados, la empresa firma acuerdos de confidencialidad a fin de garantizar que todas las partes sean conscientes de que se trata de información secreta. En dichas circunstancias, la apropiación indebida de la información por parte de un competidor o de terceros se considerará violación de los secretos comerciales de la empresa.

Los secretos industriales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente de esta manera. Este podría ser el caso de procesos de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan gozar de protección como modelo de utilidad). Por otra parte, pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan ser protegidos por patentes. En este caso, las empresas deberán decidir si patentar la invención o la consideran como secreto industrial.

Secretos industriales históricos son, por ejemplo, el método para tejer la seda,

o el método para fabricar las renombradas espadas de Toledo.

3.18 Algunas ventajas y desventajas de los secretos industriales

Entre las ventajas:

* La protección de los secretos industriales no esta sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos industriales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

Por ejemplo, algunos tipos de fuegos artificiales y los agujeros de las agujas de coser son secretos que han durado muchas décadas.

* Los secretos industriales no entrañan costos de registro (aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información confidencial).

* El secreto industrial no supone los esfuerzos que conlleva obtener, mantener y ejercer los derechos de una patente.

* Los secretos industriales tienen un efecto inmediato, mientras que las patentes tardan a menudo más de dos años en concederse.

* La protección de los secretos industriales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una autoridad gubernamental.

* Un secreto industrial se crea sin necesidad de nombrar al inventor, a diferencia de lo que sucede con las patentes. Por lo tanto, no es preciso determinar con precisión quién llegó a tal conocimiento.

* Un secreto no tiene por qué suponer un avance significativo con respecto al estado de la técnica conocido, como sucede con las patentes.

* Un secreto industrial puede proteger información “menor”, pequeños detalles que no cabrían en una patente, pues las patentes protegen principios amplios y sus ramificaciones.

Por ejemplo, una máquina compleja con muchos y diversos diseños, con técnicas nuevas podría protegerse por secreto industrial simplemente manteniendo toda la máquina secreta. Para proteger esta misma máquina por patente se deberían presentar muchas solicitudes distintas, cada una de ellas orientada a un detalle concreto. Cada una de estas solicitudes consumiría mucho tiempo, dinero y esfuerzo en la tramitación y en el ejercicio de los derechos.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la protección de la información confidencial como secreto industrial, especialmente cuando la información satisface los criterios de patentabilidad:

* Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, diseccionado y analizado (lo que se llama "ingeniería inversa") por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto industrial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.

* Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca.

* Un secreto industrial es más difícil de hacer respetar que una patente. El nivel de protección concedido a los secretos industriales varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.

* Un secreto industrial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.bebidas o cosméticos. Sin embargo, existen actualmente potentes herramientas de análisis tales como los cromatógrafos, analizadores Auger,

microscopios electrónicos, etc. que hacen cada vez más fácil conocer la composición de un producto químico, farmacéutico o biotecnológico.

3.19 Casos en los que una empresa podrá beneficiarse de la protección de los secretos industriales

Si bien las decisiones deberán tomarse caso por caso, es aconsejable recurrir a la protección del secreto industrial en las siguientes circunstancias:

* Cuando el secreto no es patentable.

* Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un período de tiempo considerable. Si la información secreta consiste en una invención patentable, la protección del secreto resultará conveniente únicamente si el secreto puede mantenerse durante más de20 años (período de protección de una patente) y si no parece probable que terceros puedan llegar a la misma invención de manera legítima.

* Cuando el secreto industrial no se considera lo suficientemente valioso como para ser objeto de una patente (si bien el modelo de utilidad podría ser una buena alternativa en países donde exista la protección mediante modelo de utilidad).

* Cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de a un producto, ya que los productos están más sujetos a la ingeniería inversa.

* Cuando ya ha solicitado una patente y está a la espera de que le sea concedida.

No obstante, cabe recordar que la protección del secreto industrial es, por lo general, limitada en la mayoría de los países, ya que las condiciones y el alcance de su protección puede variar significativamente de país en país dependiendo de los mecanismos estatutarios y del derecho jurisprudencial existente, y que los tribunales pueden requerir esfuerzos considerables y onerosos para preservar el secreto. Siempre que sea posible, la protección por patente o modelo de utilidad otorgará una protección mucho mayor.

3.20 Medidas precautorias

Las empresas utilizan de manera generalizada los secretos industriales. De hecho, numerosas PYMEs se basan casi exclusivamente en los secretos industriales para proteger su propiedad industrial (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que estos secretos están legalmente protegidos). Por consiguiente, es capital asegurarse de que las empresas toman todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz sus secretos industriales. Entre estas medidas se incluyen:

* En primer lugar, determinar si el secreto es patentable y, en caso afirmativo, si no estaría mejor protegido mediante una patente.

* En segundo lugar, asegurarse de que únicamente un número limitado de personas conoce el secreto y de que éstas son conscientes de que se trata de información confidencial.

* En tercer lugar, incluir acuerdos de confidencialidad en los contratos firmados por los empleados. No obstante, de conformidad con la legislación de numerosos países, los empleados deben respetar la confidencialidad debida a su empleador aunque no existan dichos acuerdos. El deber de respetar la confidencialidad relativa a los secretos del empleador se prolonga por lo general, al menos durante un cierto tiempo, incluso después de que el empleado haya cesado su empleo.

* En cuarto lugar, firmar acuerdos de confidencialidad con interlocutores siempre que se divulgue información confidencial.

6. Estudios del Caso, 3.21 El secreto de Coca-Cola

La fórmula de la Coca-Cola fue elaborada por John Pemberton y es uno de los secretos mejor guardados en los últimos cien años. Ya en el año 1993, se reveló por primera vez su composición original por una persona que tuvo acceso a la fórmula.

En esta fórmula es el aromatizante el elemento clave y solo dos empleados de la compañía conocen como mezclar sus diferentes componentes. Estos empleados tienen que desplazarse a las fábricas centrales para reponer reservas de aromatizante, para que puedan suministrarlo a todas las plantas de producción del mundo.

Fórmula de la Coca-Cola:

Citrato de cafeína 1 onza

Extracto de vainilla 1 onza

Aromatizante[4] 2,5 onzas

Extracto de fluido de coca 4 onzas

Ácido cítrico 3 onzas

Zumo de lima 0,25 galones

Azúcar 30 libras

Agua 2,5 galones

3.22 El Decantador de vino

El Sr.Torben Flanbaum, fontanero jubilado e inventor, presentó su idea al Centro Danés de Invenciones durante un curso para inventores que tuvo lugar en el Centro en abril de 1999.

Dos semanas antes del curso, Flanbaum vio un programa de televisión sobre el vino y la forma correcta de servirlo y de decantarlo. La forma tradicional de decantar tiene el inconveniente de que a menudo se decanta más vino del que se consume. Una vez decantado, el vino se mantiene pocas horas en buenas condiciones y al día siguiente se estropea.

Por la noche, después de haber visto el programa de televisión, el inventor soñó con lo que iba a ser su invento. El principio del invento consiste en ponerle a una botella normal de vino un dispositivo con un conducto de entrada de aire y un conducto de salida de aire que permita que el vino se mezcle con el aire mientras se decanta. A la mañana siguiente, Flanbaum fue a su taller e hizo un prototipo de su invento. Demostró que funcionaba, pues con el nuevo servidor y decantador podía servirse y decantarse un solo vaso de vino. La ventaja de este invento es que el vino sabe mejor porque se decanta mientras se sirve, y el vino que queda en la botella se mantiene en buenas condiciones.

El concepto fue presentado a Menu A/S, una PYM. La empresa compró una licencia de patente y rápidamente diseñó el invento y se puso a fabricarlo. La comercialización empezó a finales de 1999. Desde entonces, este producto ha sido el más vendido de los productos de la empresa. Más del 85% de las ventas proviene de la exportación.

La patente, WO0056620, puede consultarse en http://l2.espacenet.com/espacenet.

Para más información, véase: http://www.teknologisk.dk/erhverv/8347

Estudio de caso recopilado por el Centro Danés de Invenciones.

©2009 Fundación EOI. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso escrito de la Fundación EOI.

[1] Información tecnológica previa respecto a la cual se juzga una invención para determinar si es novedosa y, por tanto, si puede ser registrada. Las referencias sobre el estado de la técnica incluyen publicaciones de cualquier lugar del mundo, y fuentes no documentales.

[2] Ver Tema 4 de este curso

[3] Ver apartado 3 de este tema

[4] Contiene esencias de naranja, limón, aceite de nuez moscada, aceite de canela, cilantro, neroli y alcohol